郑 宁*

一、基本案情

原告：博罗县佳禾电子有限公司（以下简称佳禾公司）

被告：国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）

第三人：宏霖电子（深圳）有限公司（以下简称宏霖公司）

佳禾公司为生产制造耳机、耳麦的制造商。2003年12月25日，佳禾公司以宏霖公司申请的名为“耳机（CD－760）”、申请号为01325128.7的外观设计专利（以下简称该专利）已于申请日之前在公开出版物上刊登，已经丧失新颖性为由，向专利复审委提出无效宣告请求，并向专利复审委提交了七份涉及公开该专利外观的期刊杂志复印件，而这些复印件恰恰是该专利的设计人在另外一个以佳禾公司为第三人的商标争议中提交给国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）的证据材料。在专利无效程序中，宏霖公司以这些期刊杂志均为复印件为由对其真实性不予认可。佳禾公司向相关出版社及图书馆调取证据原件，均被告知已过保存期，没有存件。佳禾公司遂向商评委申请调取证据的原件，商评委不予批准，佳禾公司又向专利复审委申请调取证据原件，专利复审委以其没有调取证据的法定职责为由亦不予批准。后，专利复审委于2005年3月24日作出第7012号无效宣告请求审查决定，以佳禾公司提交证据均为复印件，且被请求人宏霖公司不予认可为由，拒绝采信这些证据，并维持专利权有效。佳禾公司对无效决定不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

佳禾公司诉称：该证据材料是该专利权的设计人向商评委提起商标争议的文件，且该设计人为宏霖公司的利害关系人，其真实性应予采信，被告认定事实错误。

专利复审委辩称，在专利无效程序中，佳禾公司始终未能提供七份证据的原件，在宏霖公司予以否认的情况下，合议组无从核实其真实性，也就无法从这些证据材料中确定其中印有CD－750耳机图样的页面与其提供的扉页复印件是否出自同一出版物，因此在第7012号无效决定中对上述证据的真实性不予认可是完全正确的。

在开庭前，佳禾公司向人民法院提交了向商评委调取以上证据原件的申请。合议庭经过评议认为，以上证据是否被采纳，对本案判决结果将产生重要影响，佳禾公司经过自己调取以及申请专利复审委调取证据均未成功，其调取证据的申请符合最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》（以下简称《证据规定》）第二十三条“原告或者第三人不能自行收集，但能够提供确切线索的，可以申请人民法院调取下列证据材料：（一）由国家有关部门保存而须由人民法院调取的证据材料；……”，合议庭决定批准其申请，并向商评委调取了证据的原件。经庭审质证和认证，佳禾公司向专利复审委提交的复印件与原件相符。后，佳禾公司申请撤回起诉，并向专利复审委重新请求宣告该专利无效。法院批准其撤诉申请。

二、案件评析

本案给专利行政执法及行政诉讼提出了新的课题，具有重要的理论和实践价值，下文围绕三个争议焦点加以评析：

（一）专利复审委是否具有根据当事人的请求依职权调取证据的法定职责？

国家知识产权局制定的《审查指南》第四部分第一章总则第11.3 规定，当事人对其主张负有举证责任，需要提供证据的，应当提供能充分支持其主张的证据… …负有举证责任的当事人，如果不能提供充分的证据，应承担其主张不能成立或者对方当事人的主张成立的法律后果。这就意味着在专利无效宣告程序中，提供证据的责任在当事人。这是因为专利无效宣告解决的是平等主体之间关于专利有效性的争议，那么理应适用“谁主张，谁举证”的规则。

至于专利复审委是否有依职权调取证据的法定职责，我国的《专利法》、《专利实施细则》和其他相关法律法规均未对这一问题做出规定，规定这一问题只有国家知识产权局制定的部门规章《审查指南》。依据《审查指南》第四部分第三章第3.2 节关于依职权调查原则的规定，专利复审委员会可以自行或者委托地方知识产权局（或相应职能部门）或者其他有关部门调查有关事实或者核实有关证据。

从规范分析的角度诠释上述规定，可以作出以下判断：

（1）决定是否启动依职权调查取证程序的主体是专利复审委。

（2）引起专利复审委依职权调取证据的原因包括以下两种：第一，当事人没有申请，专利复审委认为必要时自行决定启动；第二，经当事人申请后，专利复审委认为必要时才启动。虽然该条款没有明确规定当事人申请专利复审委启动调查取证的程序，但也没有排斥这种情形的发生，但即使是当事人提出申请，也并不意味着专利复审委必须启动该程序，启动程序的决定权属于专利复审委。

（3）该条文用了“可以”这一措词，而非“必须”或“应当”，更没有明确规定在什么情况下专利复审委依职权主动调取证据，赋予专利复审委较大的行政裁量权，专利复审委可以依据个案的实际情况来决定其是否依职权调取证据，而不是必须调取证据。

而实践中，基于保持专利复审委的居中裁决地位、调动当事人举证的积极性以及提高审查效率的考虑，专利复审委一般不会不经当事人申请而依职权主动调取证据。而在当事人申请调查取证的情形下，专利复审委也通常持消极的态度，理由主要有三：第一，举证是当事人的权利和义务，当事人不尽自己的能力举证而将部分举证责任转嫁到专利复审委的行为不应受鼓励；第二，法律没有赋予专利复审委调查取证的权力，没有规定有关单位或个人具有协助调查取证的义务，因此如果有关单位和个人不配合，专利复审委也无法取得证据。第三，取证的费用问题不好解决，法律上没有规定由当事人支付，但如果由专利复审委支付，则会大大增加专利复审委的负担。

（二） 当事人能否在行政诉讼中申请法院调取自己在行政程序中没有提交的证据？

关于原告在行政程序中的举证责任和行政诉讼中的举证责任的衔接问题，《证据规定》第五十九条规定，被告在行政程序中依照法定程序要求原告提供证据，原告依法应当提供而拒不提供，在诉讼程序中提供的证据，人民法院一般不予采纳。这一条款确立了案卷外证据的排除规则，但法院在司法实践当中不应过于苛刻地理解这一条款，根据该条规定，法院如果对原告提交的证据不予采纳，至少应当审查该证据是否满足以下条件：

（1）这类证据必须是被告在行政程序中曾经依照法定程序要求原告提供的证据。就本案而言，被告在口头审理程序中告知了原告提交相关证据的原件，因此符合该条规定的第一个要件。

（2）这类证据必须是原告依法应当按照被告的要求提供的证据。即在行政程序中原告应当负有举证的义务。就本案而言，原告提交的证明外观专利已丧失新颖性的证据材料因是复印件，而被请求人又提出异议，因此原告应当提交证据的原件。本案符合该条规定的第二个要件。

（3）原告拒不提供。这里拒不提供应当理解为原告可以提供，但从主观上拒不提供，而不包括原告仅仅因为客观原因无法提供的情况。本案中，原告向被告申请调取证据，向商评委申请调取证据，均没有得到批准，而从其他渠道又无法获得相关证据的原件，因此可以认为原告因客观原因而无法举证，不属于“拒不提供”。

（4）对于原告在行政程序中没有提交的证据，法院也不是一概不予采纳，而是“一般”不予采纳。也就是说，应当考虑该证据对案件事实证明的效力，综合判断证据的证明力，对那些具有重要证明作用的证据，也可以考虑采纳。

基于这种理解，即使原告申请法院调取其在行政程序中没有提交的程序，如果该申请确有正当理由，同时也符合《若干解释》第二十九条的规定，即原告或第三人及其诉讼代理人提供了证据线索，但无法自行收集而申请人民法院调取的，或当事人应当提供而无法提供原件或原物的，法院也可以依申请为原告调取。本案中，法院经过审查，认为原告并非拒不提供证据，而确属客观原因造成无法提供，且该证据对于本案结果关系重大，因此同意了原告调取证据的申请，向商评委调取了证明系争外观专利丧失新颖性的证据原件，这种做法既符合法律规定，也维护了行政相对人的合法权利。

（三）专利复审委和法院在当事人申请调取证据问题上发生冲突时应如何处理？

如果专利复审委在专利无效宣告程序中不依当事人的申请调取证据，而当事人在行政诉讼中向法院提出调取证据的请求，法院调取证据后，经审核认定确为真实时，在现行法的框架内，法院面临着三种选择：

第一，法院对原告申请法院调取证据的真实性予以认可，以主要证据不足为由撤销无效决定并判决被告重新作出具体行政行为。这样有利于保护行政相对人的权利，但在理论基础上存在着缺陷：首先，法院撤销被诉决定的依据是行政程序中没有提交的证据，因此行政行为在作出之时实际上并不违法；其次，行政程序中也与行政诉讼中一样，存在举证责任的分配和举证期限的限制，如果当事人可以通过在行政诉讼收集的新证据来推翻行政决定，则行政程序中的举证责任分配和限制将失去意义。

第二，以原告在行政程序中未提交证据的原件为由，不采信上述证据，依据无效决定的证据对无效决定进行审理。这一处理对于专利复审委来说比较有利，但这一处理实际上否定了法院调取证据的价值，意味着法院即使调取了证据也不能采信，则调取证据的程序也成了无用之功，更不利于保障行政相对人的权利。

第三，原告申请撤诉，法院予以准许，并以法院的名义认可其所调取证据的真实性，原告持该证据重新提出专利无效宣告请求。这也恰恰是本案最终的结果。应该说这是目前所能找到的最佳解决方案，一方面法院避免了依据行政程序中没有的新证据撤销被诉决定的尴尬，照顾到了被告的具体情况；另一方面保障了当事人的权益。但这种解决方式完全取决于原告是否愿意撤诉，如果原告拒绝撤诉，则法院不得不对被诉决定作出裁判，因此在实践中未必能成为可推广的解决方案。

以上三种选择都或多或少地存在问题，其根本原因在于行政程序中行政机关的取证规则和行政诉讼中法院取证规则的冲突。

三、本案引发的理论思考

本案暴露出我国立法和制度上存在的一些问题，值得我们深思：

（一）相关立法对于专利无效宣告程序中专利复审委的调查取证程序规定得不明确。

1．对专利复审委调查取证的职责规定不明。

由于《审查指南》只是笼统地规定了专利复审委有权调查取证，但没有具体规定启动调查取证的事由，即何种情形下专利复审委应当调查取证，导致专利复审委的裁量权过大，对行政相对人权利保障不利，而且常常容易与法院的理解不同，即法院认为专利复审委应该调取证据，而专利复审委却认为自己不应当调取证据。

2．未赋予专利复审委调查取证权所应有的保障。

《审查指南》规定了专利复审委可以自行或委托地方知识产权局向有关部门调查取证，但并没有赋予其调查取证应有的权力，《审查指南》作为部门规章也无法规定其它部门应当履行配合的义务，更不能赋予专利复审委以采取强制措施或处罚制裁措施的权力。因此，当其他行政机关不愿配合时，专利复审委也无可奈何，这一条款的目的就落空了，这也造成专利复审委不愿花费人力、物力在取证上面。

3．对专利复审委调查取证的费用如何承担问题规定不明。

《审查指南》没有就专利复审委调查取证时的费用承担问题作出规定，因此，专利复审委要求当事人承担费用似乎缺乏法律依据，如果由专利复审委承担也不合理，因为举证是当事人的责任，专利复审委没有举证责任，而且有的调查取证费用巨大，专利复审委根本无力承担。因此，对于专利复审委调查取证缺乏财力上的保障，不利于提高其积极性。

（二）行政机关之间缺乏相互配合及协助的制度保障。

目前除了少数单行法律法规的零散的规定外，我国还没有一部法律法规对行政机关相互协助的义务作出一般性的规定。本案就是因为专利复审委向商评委调取证据导致不配合，行政机关之间在调查取证问题上缺乏协助的典型表现。其后果是：一方面，造成行政机关之间互相推诿，有损行政效率，助长了地方保护主义和部门保护主义的势头，也影响了行政管理整体性目标的实现；另一方面，给行政相对人设置了诸多障碍，使其合法权利无法得到有效的保护。

四、解决方案

必须设法解决上述问题才能防止今后类似案件的出现，为此，笔者提出了两种方案，第一种是过渡性的解决方案，适用于目前相关法律尚未修改，制度还不健全的情形。第二种则是根本性的解决方案，即完善法律和健全制度。

（一）过渡性的解决方案

1．当事人应尽到基本的举证义务，确实客观举证不能的，专利复审委应当调取证据。

基本的举证义务包括：当事人必须证明其已经收集过该证据，且已经尽到最大努力但仍然无法取得；同时还应当提供证据证明该证据是能够收集到的，并非已经灭失无法取得；另外还应当提供收集该证据的明确线索。

2．调查取证费用由当事人支付。

费用问题是一个比较令人关注的问题，作为启动行政程序的代价，申请调取证据的当事人应当承担调查取证的费用。这也是避免当事人滥用权利，浪费社会资源的必要措施。当然，如果当事人的无效决定请求获得支持，则可以要求由承担不利后果的一方当事人承担调查取证的费用。如果再详细一点，还可以根据被调查的证据在行政决定中是否成为定案的依据来分配调查取证费用，使得费用承担更为公平。

3．在原告不愿撤诉的情况下，专利复审委接受法院的撤销判决。

如果原告不愿撤诉，专利复审委则应当接收法院的撤销判决。因为行政相对人一般说来都处于行政诉讼中的弱势地位，取证能力不如行政机关，如果对于行政诉讼中相对人提供的客观真实的证据不予采信，不利于保护其权利。这也是在相关法律规定不健全，而当事人权利又必须得到保障的现状下的次优选择。

（二）根本性的解决方案

要从长远上解决本案的问题，可以从以下两方面入手：

1．修改《审查指南》规定，完善专利复审委调查取证程序和权力。

笔者建议《审查指南》中应当对专利复审委依当事人申请可以调取的情形以及程序作出规定。

具体说来，可以规定，专利复审委依当事人申请可以调取的情形包括：

（1）涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的证据材料；

（2）由国家有关部门保存而需由专利复审委调取的证据材料；

（3）确因客观原因不能自行收集的其他证据材料。

在程序上可以规定：当事人应当提供申请书，申请书中应写明证据的线索、证明证据可以获得的基本信息，以及该证据对本案审查的重要性等内容，并承担费用；如果拒不提供相关申请或费用，专利复审委可以不予考虑调证。

2．在立法中建立行政协助制度。

由于行政活动具有整体性和统一性，因此行政机关之间的相互协助和配合对于完成行政管理目标而言是十分重要的。基于我国目前行政机关之间存在的各自为政的现象，笔者建议在今后出台的《行政程序法》中应明确规定行政协助制度，即行政机关之间应当根据行政的整体性、统一性原则，相互提供协助，共同完成行政任务，具体包括以下几方面的内容：

（1）行政协助适用的情况

因法律上的原因无法独立行使职权；因事实上的原因无法独立行使职权，如缺乏履行职权所必需的工作人员或设备；行政机关自己行使职权的成本明显高于请求其它行政机关协助的成本；行政机关执行公务所必须的文书、资料、信息为其它行政机关所掌握，行政机关自行收集难以获得；有特别紧急或特别危险的情况发生需要其他行政机关协助，等等。

（2）被请求协助的行政机关的义务

被请求协助的机关应当先进行审核，判断该请求是否属于自己的管辖权限范围，如果属于，应即时实施协助，没有正当理由的，不得推诿拒绝协助。如果不属于自己管辖范围，则应将拒绝协助的书面理由通知请求机关。

（3）争议的解决

因协助发生争议的，先由请求机关与协助机关进行协商，协商不成的，由请求机关与协助机关的共同上一级机关裁决。

（4）责任和费用的承担

对于消极履行协助义务或违法履行协助义务的行政机关，其法定代表人、直接领导人和负责经办的公务员应当承担行政责任；如果上述人员的违法行为或渎职行为构成了犯罪，应当追究刑事责任；在行政协助中，由于违法执行或怠于执行协助义务而使行政相对人的权利受到损害的，致害主体应当承担国家赔偿责任。

在行政协助过程中，根据行政协助作出的行政决定，由请求机关承担责任；实施行政协助，由协助机关自行承担责任。

行政协助所需费用由请求机关承担。

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* 中国人民大学法学院宪法与行政法学博士生。

例如,《行政监察法》第二十二条规定:“监察机关在办理行政违纪案件中,可以提请公安、审计、税务、海关、工商行政管理等机关予以协助。”《海关法》第四条第四款规定:“地方各级公安机关应当配合海关侦查走私犯罪公安机构依法履行职责。”但是这些规定是笼统地提出要求，没有对行政协助的制度作出具体的规定。

文章来源：原载《电子知识产权》2006年4月。 发布时间：2007/12/24